Em direito de propriedade intelectual, a interpretação da matéria por parte dos examinadores e juízes muitas vezes são divergentes. Em menos de três meses, duas decisões judiciais totalmente contrárias entre si foram proferidas. Entenda o caso e a importância de uma assessoria jurídica especializada.

O titular dos registros de uma marca mista no ramo de vestuário e calçados (classes internacionais 25 e 35), ingressou com ação judicial almejando combater o uso indevido de marca idêntica à sua com a adição da expressão “STORE”. A empresa Ré já teve a marca indeferida com base no registro do Autor na mesma classe internacional e, recentemente, ela depositou um novo processo no ramo de confecções (classe 40).

O escritório patrono da causa ajuizou a demanda na cidade de domicílio da Ré, no interior de São Paulo, requerendo Tutela Antecipada e, em 22/11/2023, o Juiz indeferiu o pedido, considerando o elemento marcário um vocábulo de uso comum e sugestivo no segmento, comportando mitigação; além disso, o magistrado entendeu que a marca mista é composta de dois signos e elementos figurativos, o que contribui para a diferenciação, afastando a confusão junto aos consumidores.

Amparados pelo Código de Processo Civil brasileiro, que permite a desistência da lide antes da citação da parte contrária, os advogados desistiram da ação e a redistribuíram em outra Comarca do interior de São Paulo, desta vez na cidade de domicílio do Autor, também com pedido de tutela antecipada. No dia 24/01/2024, considerando que o pedido de registro da marca da Ré tinha sido indeferido pelo INPI, com base na anterioridade do registro do Autor, bem como o perigo de dano ao Autor, o Juiz deferiu a liminar, determinando à Ré a abstenção da expressão e/ou variações, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dra. Sonia Carlos Antonio, sócia-diretora do escritório CARLOS ANTONIO, NEVES & VIDAL (CNV Advogados), advogada do autor, explica que “a propositura da ação no domicílio do autor foge da regra imposta pelo CPC, mas é totalmente cabível em matéria de marcas”.

O mérito do processo ainda não foi apreciado. Esta publicação tem o cunho meramente informativo e educativo, razão pela qual os nomes das partes, das marcas e das comarcas foram propositalmente omitidos.